german_sex5 从典型案例看好意思国商标侵权案件中的“混浊可能性判断” - 集佳常识产权官网
german_sex5文/北京市集佳讼师事务所上海分所 席行本german_sex5
一、绪言
跟着中国企业对常识产权国外布局的不断敬爱，在国外遇到常识产权问题的频率也会随之加多。假定中国企业依然在好意思国进行了商标布局，则需要了解好意思公法院针对商标侵权问题的审裁念念路，让企业在国外商标贬责和保护责任或者因地制宜。
看成判例法国度，好意思国在司法扩充中严格贯彻顺从前例（stare decisis）原则。在研究好意思国商标侵权关联法律问题时，天然各州上诉法院的判例汇编的艰难性可想而知，但好意思国联邦和各州立法机关颁行的大批制定法也需要深入研究。在商标法界限，联邦《兰哈姆法》（Lanham Act）第43条（a）项就商标侵权问题进行了径直端正：
任何东谈主在商品或职业中，或者与商品联系的容器上，或者在贸易中使用任何词语、术语、称号、象征、安装或其组合，或者任何乌有的产地标示、乌有或误导性的事实形色，或者乌有或误导性的事实叙述，可能会引起混浊、酿成裂缝或误导他东谈主，使其误觉得该东谈主与他东谈主联系联、连接或市欢关系，或者误觉得其商品、职业或贸易行径是由他东谈主发起、赞成或批准的，此类主体应当对可能因该等混浊误认或糊弄行动受到毁伤的任何东谈主承担民事法律背负。【1】
以上可见，《兰哈姆法》的端正较为抽象和玄虚，其中并莫得明确“引起混浊并酿成花费者误认”的具体圭臬，鉴于此，本文将通过好意思国第二巡回上诉法院的Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke【2】判例开赴，分析好意思公法院在商标侵权案件中是若何判断混浊可能性，为中国企业在好意思国商标风险贬责提供初步框架。
该案有两个争议焦点，其一是商标侵权，其二是商标淡化(dilution)，鉴于重心推敲，本文仅磋商商标侵权这一问题。
二、案情先容
1.原告过甚权柄基础：原告Louis Vuitton Malletier（下称“LV公司”）是一家法国公司，在好意思国制造和销售多款手提包。LV公司最为出名的是其经典的Toile Monogram商标，该商标由“LV”首字母与三种图案交汇在悉数组成，并赢得好意思国专利商标局（USPTO）的核准注册。
LV公司在本案中的权柄基础是Toile Monogram Multicolore（下称“多彩记号”），该记号在Toile Monogram商标基础上进行了颜色变化——LV公司将"LV"首字母和三种图案以33种清秀的感情印刷在白色或玄色布景上，受到凡俗关怀。死心到2004年4月，LV公司在好意思国销售了近70000个多彩记号的手提包和配饰，创造了4000万好意思元的净收入，关联词LV公司的多彩记号并不是注册商标。
2.被告基本情况：被告Dooney & Bourke（下称“D & B公司”）是一家好意思国公司，其最受接待的是印有“DB”首字母并与其他图案的signature和Mini Signature手提包。D & B公司在2003年7月开动坐褥其"It-Bag"系列，该系列手提包上印有相互交汇的"DB"首字母。
下图为原被告居品：
两边居品
原告LV公司印有“多彩记号”的手提包
被告D & B公司的“It-Bag”
3.争议及诉讼先容：2004年4月19日，LV公司在纽约南区联邦地枢纽院对D & B公司拿告状讼，方针D & B公司侵略了商标专用权，其行动同期组成联邦法和纽约州法下的商标淡化（Dilution）及组成不正大竞争。
4.LV公司告状的动因：从名义来看，LV公司告状D & B公司，是为了打击其时跋扈的艺术筹画剽窃表象，其在诉讼中方针商标侵权，是因为其觉得其时的版权轨制无法给予其多彩记号充足的保护（inadequate to shield its new Monogram Multicolore mark【3】）。但LV公司但愿通过这告状讼，最终将商标保护膨胀到筹画和先锋行业界限的各样艺术筹画中。
5.诉讼进度：
（1）一审：LV公司于2004年4月28日向D & B公司苦求了事先禁令(preliminary injunction)。地枢纽院认定Vuitton的多彩筹画“是一种实质上特有的记号，在市集上依然具有第二含义，应给予保护，但D & B公司的‘It-Bag’图案与LV公司的多彩记号之间不存在混浊的可能性。”因此，地枢纽院驳回了LV公司的事先禁令，LV公司挣扎该判决，向好意思国第二巡回上诉法院上诉。
（2）二审：第二巡回上诉法院驳回原告针对其商标被淡化所拿起的事先禁令，但取销了一审法院基于《兰哈姆法》和纽约州法所作出的对于商标侵权和不正大竞争索赔部分判决，并将该案发还重审。
三、第二巡回上诉法院的审理框架
在本案二审经过中，第二巡回上诉法院的商标侵权审裁念念路分为两个档次。第一层是分析了原告未注册的多彩记号是否为法律所保护；第二层是商标侵权判断——在意分析被告的商标是否会导致关联花费者混浊，并指出一审法院的裂缝，以下胪陈。
（一）原告权柄基础分析
对于未注册的多彩记号的保护圭臬。概言之，《兰哈姆法》案第2节中对于注册商处所一般原则大部分均是适用未注册商处所。
本案中，如多彩商标需要赢得《兰哈姆法》第43(a)条端正保护条款，该商标必须具有豪阔的“显贵性”，以划分注册东谈主的商品与其他商品。原告觉得涉案记号多彩展示是其商标筹画的“艰难组成部分”。对于该商标，LV公司觉得“不成将感情与商标图案割裂”（cannot dissect the color from the pattern），多彩商处所显贵性在于感情和LV公司经典的商标之间的协同效应（The strength of the mark here is the synergy between the colors and the traditional Louis Vuitton trademarks）。
二审法院认同了原告对于商标显贵性的上述方针。第二巡回上诉法院觉得，由不同的格式和字母组成的LV的多彩记号（行将Toile Monogram注册商标与33种感情进行了集中）在手提包市集上是始创的多彩商标所依附的Toile Monogram商标遥远以来一直是路易威登的闻名记号，具有内在显贵性。
（二）被告的商标是否会导致关联公众混浊
1.Polaroid圭臬
在“Polaroid公司告状Polarad电子公司案件”【4】中，好意思国联邦第二巡回法院提议了判断混浊可能性的关联要素，即闻名的“Polaroid圭臬”。第一，在先商处所显贵性程度和闻名度(distinctiveness of the mark)；第二，原被告商处所近似程度(the similarity of the two marks)；第三，两边商品的相同程度(the proximity of the goods)；第四，在先使用商标者拓展业务至在后使用者界限的可能性(the likelihood of plaintiff's bridging the gap)；第五，花费者是否履行产生了混浊的发生(actual confusion)；第六，被告在使用商标时是否有坏心(bad faith)、被告居品的质地和花费者的专科水平(the quality of defendant's products， and the sophistication of the consumer)这三者之间的关系。
2.法院在本案中的具体判断
一审法院觉得LV公司和D & B公司的两个记号并不近似，因为原告使用“LV”字母缩写，而被告使用其注册商处所“DB”记号。因此，花费者无论近距离或辽远在手提包上看到这些商标时，齐不太可能产生混浊。
二审法院将此案发还重审，并指出一审在审裁事理的主要裂缝。在商标近似判断中，一审法院的裂缝在于过分强调了商处所并列比对（side-by-side comparison），而忽略了市集情况，进而得出花费者无论是近距离照旧远距离看到印在手提包上的商标齐不太可能会混浊的论断。天然，商标近似是细目混浊可能性的要害要素，但在具体判断商标是否近似时，法院必须分析花费者对该商处所全体印象(overall impression on a consumer)，推敲到商标展示的场景(context in which the marks are displayed )，以及可能导致潜在购买者混浊的悉数要素【5】。此外，当原告方针售前和售后混浊，法庭应当仔细审查市集条款，以了解商标之间的互异是否豪阔令东谈主印象潜入，以排斥关联公众在畅通相比时所产生的混浊（whether the differences between the marks are "likely to be memorable enough to dispel confusion on serial viewing.）。
四、对本案的评析
对于Polaroid圭臬，王迁西宾觉得，要是在先使用者的商标显贵性越高，被告与原告商标近似，二者所使用的商品或职业相同，则被告组成商标侵权的可能性越大【6】。
笔者认同王迁西宾的不雅点。在判断混浊可能性的经过中，需要全筹议虑Polaroid圭臬中每一个要素。正如二审法院将本案发还重审时指出的，地区法院在重审时应谨记任何一个要素齐不是决定性的，法院也不应局限于只推敲这些要素。在进行混浊判断时，需要综合推敲商处所近似程度、商品或职业的相同程度、花费者混浊的倾向以及履行混浊误认情况。
以LV公司和D & B公司案为例，第一，LV公司的多彩商处所显贵性较强，闻名度较高；第二，原被告的商标由于首字母区别较大，近似程度有限；第三，原被告两边的商标齐使用在手提包上，属于相同商品；第四，对于花费者的密致程度，二审法院并莫得说起。对此，笔者觉得，由于购买关联蹧跶手提包的花费者一般对品牌的密致程度较高，一般不太可能对印有各自商处所原被告的手提包产生混浊。第五，LV公司在一审中提供的把柄并不及以或者解说被告使用商标具有坏心。
鉴于此，笔者认同本案的论断，要是过度侧重于其中任何一个要素即认定关联公众会产生混浊，在莫得全面推敲Polaroid圭臬每一个要素的前提下，进而径直认定D & B公司组成商标侵权，这彰着是不稳当。
综上，在好意思国商标侵权案件中，商处所近似程度、商品或职业的相同程度、花费者混浊的倾向以及履行混浊误认等要素齐是法院需要矜重对待和综合评估的要素。独一在全面考量这些要素的基础上，法院智商准确就“混浊可能性”作念出判断，从而保护商标权东谈主的利益，促进平允竞争和市集步骤的顾惜。
【生息磋商——对于被告使用商标具有坏心】
在我国的司法扩充中，不错用于解说被告主不雅坏心的把柄包括原密告出的讼师函，用以解说被见洞悉原告指控的侵权行动，浮现原告的商标过甚使用情况；此外，被告是否与原告同处于交流的行业、地区，或者是否是竞争敌手或合并地区的闻名商家，以及原告商处所显贵性和闻名度等齐不错从侧面来印证坏心的存在。
参考文件
【1】15 U.S.C. § 1125 (Lanham Act § 43)
【2】 Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke， Inc.， 454 F.3d 108(2d Cir. 2006)
【3】 Kal Raustiala & Christopher Sprigman， The Piracy Paradox." Innovation and Intellectual Property in Fashion Design， 92 VA. L. REV. 1687， 1689 (2006).
【4】 Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp.， 287 F.2d 492， 495 (2d Cir. 1961)
工口h番在线观看网站【5】 Malletier v. Burlington Coat Factory Warehouse Corp.， 2004 U.S. Dist. (S.D.N.Y. May 24， 2004)，
【6】 参见王迁：《常识产权法教程》第七版，第619页，中国东谈主民大学出书社，2021年